Mögliche Fallstricke im Rebrandingprozess

Die Gründe für ein Rebranding sind facettenreich, lassen sich ganz generell aber als proaktive Reaktion auf Veränderungsprozesse im Unternehmen oder ausserhalb des Unternehmens zusammenfassen. Abgesehen von zwingend notwenigen Rebrandings wie dies beispielsweise in Folge einer Fusion oder eines Firmenwechsels der Fall sein kann, betreffen die meisten Rebrandings unternehmensinterne Veränderungen. Sie stellen also meist eine Reaktion auf eine geplante Neupositionierung, Modernisierungsmassnahmen respektive eine notwendige Neubelebung der Marke, ein schlechtes Image, einen Wechsel des Geschäftmodells etc. dar.

Zeichenstrategien

Welche Herausforderungen und rechtlichen Risiken ein Rebranding mit sich bringt, hängt stark vom Ausmass der Veränderung ab. Ausserdem bestehen beachtliche Unterschiede zwischen Rebrandings bei Einzeichenstrategien oder aber Mehrzeichenstrategien. Die nachfolgenden Ausführungen fokussieren sich auf die Auswirkungen, die ein Rebranding im Sinne einer Anpassung respektive Veränderung des Zeichens, nicht jedoch einer gänzlichen Neuwahl [zu Letztgenanntem näher Adrian Zimmerli/Stefan Keehnen in: Weinmann/Münch/Herren (hrsg.), Schweizer IP-Handbuch, Basel, 2013, §18] bei eingetragenen Markenrechten haben kann.

Verändert sich nämlich im Zuge dieser Anpassung respektive Veränderung der kennzeichnende Charakter der Marke, müssen für einen gesicherten Kennzeichenschutz unter Umständen weitere Massnahmen ergriffen werden, die vielleicht auf einen ersten Blick nicht notwendig erscheinen.

Praktisch weltweit gilt, dass eine Marke lediglich geschützt ist, sofern sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren- und Dienstleistungen gebraucht wird. Nach einer gesetzlich angeordneten Frist von fünf Jahren (die sogenannte Gebrauchsschonfrist, welche in den meisten Staaten drei bis fünf Jahre beträgt), in welcher die Marke nicht (oder eben nicht wie im Register eingetragen) gebraucht wurde, ist sie durch Dritte mittels einer Löschungsklage angreifbar.

Eine Marke gilt nur dann als rechtserhaltend gebraucht, wenn sie im Geschäftsverkehr in ihrer eingetragenen Form oder in lediglich geringfügiger Abweichung davon gebraucht wird. Sofern die Marke in einer veränderten Form benützt wird, gilt das registrierte Zeichen unter Umständen als nicht rechtserhaltend gebraucht. Ob eine Marke noch in ihrer registrierten Form benützt wird, beurteilt sich nach ihrem Gesamteindruck. Sofern sich dieser im Vergleich zum registrierten Zeichen durch das Rebranding nicht massgeblich ändert, ist weiterhin von einem rechtserhaltenden Gebrauch auszugehen. Der Gesamteindruck ist ausserdem bei der Gegenüberstellung zweier allfällig verwechselbarer Marken beispielsweise im Rahmen eines Verletzungsprozesses massgeblich.

Szenarien zum Rebranding

Im Rahmen eines Rebrandings sind diverse Szenarien zur Neugestaltung der Marke denkbar. Diese können den Wortlaut, die Grafik oder eine Kombination daraus betreffen.

Überarbeiteter Schriftzug

In neutraler Schrift registrierte Wortmarken bergen bei veränderter Darstellung im Gebrauch praktisch am wenigsten Risiken. Davon muss jedoch die Veränderung eines registrierten Schriftzugs in seiner visuellen Gestaltung unter Beibehaltung des ursprünglichen Wortlautes unterschieden werden. Ist eine Wortmarke in einer konkreten Schriftart hinterlegt, hat eine Veränderung der grafischen Gestaltung des Schriftzugs Auswirkungen auf das hinterlegte Markenrecht.

Beifügen oder Weglassen von Dekor oder Signet

Eine weitere denkbare Form eines Re­brandings stellt die Kombination von (bisherigen) Wortbestandteilen mit Dekor oder einem Signet (also einem figurativen Element/Zeichen) dar. Obwohl das Beifügen oder Weglassen von Dekor einen Einfluss auf den Gesamteindruck der registrierten Marke haben kann, führt dies meist nicht zu einer grundlegenden Veränderung des Zeichens und lediglich in speziellen Fällen zu einem fehlenden rechtserhaltenden Gebrauch.

Das Beifügen oder Weglassen eines Signets beeinflusst den Gesamteindruck des Zeichens oft etwas stärker, obwohl dies insbesondere von dessen grafischer Ausgestaltung, von dessen Aussagegehalt und der jeweiligen Positionierung innerhalb des Zeichens abhängt.

Farbänderung

Im Rahmen eines Rebrandings wird auch oft lediglich die Farbe resp. Farbkombination der Marke überarbeitet respektive verändert. In diesem Fall ist zwischen zwei Szenarien zu unterscheiden.

Ist eine Marke in Schwarz/Weiss registriert, geht die Schweizer Rechtsprechung (grundsätzlich) davon aus, dass die Marke für alle möglichen Farbkombinationen Schutz beansprucht. Das Zeichen ist also nicht nur in Schwarz/Weiss geschützt, sondern für jede x-beliebige Farbe respektive Farbkombination (diese Praxis gilt in der EU nicht). Eine reine Farbanpassung hat in diesem Fall keine Konsequenzen auf die registrierte Marke.

Ist eine Marke jedoch in einer bestimmten Farbe im Register hinterlegt (bestimmter Farbanspruch), führt dies zu einem anderen Schutzbereich. Der Schutzumfang der Marke wird hier massgeblich durch die Farbe definiert. Wird eine in Rot hinterlegte Marke nach dem Rebranding auf dem Markt tatsächlich nur noch blau gebraucht, führt dies allenfalls zu einem mangelnden Gebrauch der Marke und damit zu einer Angreifbarkeit nach Ablauf der Gebrauchsschonfrist.

Neue Kombination

ird eine bisher auf dem Markt lediglich in Alleinstellung benützte Marke in Folge eines Rebrandings fortan in Kombination mit einem anderen Zeichen verwendet, sei dies aufgrund einer Kooperation (intern oder mit einem anderen Unternehmen) oder aber auch aufgrund einer neuen Markenhierarchie, führt dies in der Regel zu einer Veränderung des Gesamteindrucks.

Sofern die in Kombination verwendeten Bestandteile als eigenständige Marken hinterlegt sind, stellt dies im Hinblick auf den rechtserhaltenden Gebrauch in den meisten Rechtsordnungen grundsätzlich kein Problem dar, sofern die einzelnen Bestandteile als eigenständige Elemente erkennbar sind (dies beispielsweise durch eine spezielle grafische Darstellung oder die Kennzeichnung aller einzelnen Bestandteile durch das Registrierungssymbol ®). Sofern die einzelnen Bestandteile aber nicht mehr als eigene Zeichen erkannt werden, sondern der Eindruck entsteht, es handle sich um ein Ganzes, liegt kein rechtserhaltender Gebrauch der Zeichen vor.

Kumulation von Veränderungen

Eine Kumulation von Veränderungen zum Beispiel durch Beifügen von Dekor in Kombination mit einer Farbänderung, kann sodann schneller zu einem fehlenden rechtserhaltenden Gebrauch führen.

Verfügbarkeit des Zeichens

Bei Veränderungen am Zeichen müssen stets die allgemeinen gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden (kein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten etc.). Sobald eine Marke im Rahmen eines Rebrandings verändert wird, besteht sodann das Risiko einer Annäherung an ein älteres Markenrecht, zu welchem allenfalls in der ursprünglichen Version keine Zeichenähnlichkeit respektive Verwechslungsgefahr bestand.

Selbst wenn die Änderungen am Zeichen so minimal sind, dass keine weiteren Gebrauchsprobleme daraus resultieren, sollte das Risiko einer allfälligen Verwechslungsgefahr zu älteren ähnlichen Zeichen überprüft werden.

Markengebrauch

Problem, falls «wesentliche» Änderung gegenüber Registrierung

Das Markenrecht wird durch eine fehlende Benutzung nicht nur angreifbar, sondern auch undurchsetzbar. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass der Markeninhaber nur noch eingeschränkt gegen neue, verwechselbare Zeichen vorgehen kann (da der Neuanmelder im Rah-men eines Widerspruchsverfahrens oder eines Zivilprozesses der Geltendmachung des besseren Rechts die Einrede des Nichtgebrauchs entgegenhalten kann).

Vorteil von Wortmarken-Registrierung

Von einer relevanten Veränderung des Gesamteindrucks kann bereits ausgegangen werden, wenn ein Wortzeichen nur leicht angepasst wird, beispielsweise durch Austauschenoder Weglassen eines einzigen Buchstabens. Bei neutral re­gistrierten Wortmarken sind im Gebrauch demgegenüber relativ weitgehende Hinzufügungen möglich, ohne dass der Marke fortan ein anderer Charakter zukommt. Ausnahmen von diesem Grundsatz bilden lediglich kurze Zeichen oder sehr wesentliche Veränderungen visueller oder auditiver Aspekte sowie solche, welche dem Wort einen neuen Sinngehalt verleihen.

Grafische Elemente und Farben

Bei Wort-/Bildmarken sind insbesondere das Hinzufügen von grafischen Elementen und die Änderung von Farbverwendungen heikel, weil diese visuellen Einflüsse den Gesamteindruck der Marke oft massgeblich prägen.

Beifügung im Gebrauch weniger kritisch als Weglassung

Es kann davon ausgegangen werden, dass das Weglassen oder Hinzufügen von nicht schutzfähigen, rein beschreibenden Elementen in der Regel unproblematisch ist. Während die Beifügung von verbalen oder figurativen Zusätzen generell weniger riskant ist, führt das Weglassen gewisser Elemente des registrierten Zeichens regelmässig zu einer relevanten Veränderung des Gesamtbildes und damit zu einem fehlenden rechtserhaltenden Gebrauch.

Dekor und Gemeingut eher nicht problematisch

Auch bei Dekor und nicht schutzfähigem Gemeingut handelt es sich zumeist um kennzeichnungsschwache Bestandteile, weshalb das Zufügen respektive Weglassen dieser Elemente gewöhnlich kein Risiko darstellt.

Registrierungsstrategie

Neueintragung, falls wesentliche Änderung

Die auszuarbeitende Rebranding-Strategie sollte sich stets an den vorhandenen Rechten orientieren. Handelt es sich bei der anzupassenden Marke beispielsweise um eine kombinierte Wort-/Bildmarke und soll lediglich der Bildbestandteil angepasst werden, hängt es unter anderem von der Kennzeichnungskraft dieses Bild-elements und dem Abstand vom alten Bildelement ab, ob neben einer Hinterlegung des neuen Bildelements auch die kombinierte Marke in neuer Form eingetragen werden muss oder nicht.

Damit die beschriebenen Risiken möglichst kleingehalten werden können, empfiehlt es sich bei gravierenderen verbalen und insbesondere bei grafischen Veränderungen des Kennzeichens, eine Neuanmeldung vorzunehmen.

Da ein Rebranding meist nicht nur in Form einer Kennzeichenveränderung stattfindet, sondern in erster Linie oft auch eine gewisse unternehmensinterne Neuorientierung vorgenommen wird, sollte im Rahmen der Neuanmeldung unbedingt auch eine allenfalls notwenige Überarbeitung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vorgenommen werden. Oftmals ist es ausserdem trotz Neuregistrierung sinnvoll, die alten Markenrechte vorübergehend aufrechtzuerhalten.

Wesentliche Einzelelemente separat eintragen

Bei Marken, welche aus einer Kombination von verbalen und figurativen Elementen bestehen, sollten zusätzlich zur Eintragung der Kombination auch die wesentlichen Elemente separat registriert werden. Hierdurch wird eine Schutzkonzentration bei den verschiedenen Einzelelementen erreicht.

Allerdings muss bei dieser Vorgehensweise auch sichergestellt werden, dass die registrierten Einzelelemente rechtserhaltend benützt werden, sei es parallel zum Gebrauch der Kombination oder durch grafische Differenzierung der Elemente innerhalb der Kombinationsmarke (siehe dazu auch auf der Seite 73 unter «Neue Kombinationen»).

Weitere zu beachtende Punkte

Sofern das infrage stehende Zeichen einen Firmenbestandteil enthält oder wiedergibt, stellen sich zusätzliche firmenrechtliche und allenfalls gesellschaftsrechtliche sowie lauterkeitsrechtliche Fragen, die der Beachtung bedürfen. Zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass die Fragen des rechtserhaltenden Gebrauchs und  des Schutzumfangs einer Marke im Ausland oft anders geregelt sind, weshalb bei einem Rebranding immer auch die Praxis der restlichen vom Schutz des Zeichens erfassten Staaten zu berücksichtigen sind.